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Disputas de Nombres de Dominio
Resolución de Disputas de Nombres de Dominio
Debido a la creciente popularidad de internet no solo como un portal para el comercio, sino típicamente como el medio más directo de mercadeo y publicidad para las empresas, estas se han dado cuenta de que contar con un nombre de dominio adecuado, igual al nombre de su empresa (o al nombre de uno de sus productos), puede ser una parte extremadamente valiosa para establecer una presencia en internet.
Una empresa que desea adquirir un nombre de dominio debe presentar su solicitud a través de uno de los diversos registradores encargados de asignar direcciones de sitios web, y determinar si un nombre de dominio ya ha sido tomado por un tercero. Dichos registradores incluyen a Network Solutions, GoDaddy y otros. Cuando una empresa descubre que el nombre de dominio correspondiente a su nombre corporativo o a la marca de su producto es propiedad de otra persona, la empresa puede optar por elegir un nombre diferente o luchar para recuperar el nombre de dominio de sus titulares actuales.
Por lo general, existen dos formas de disputa en materia de nombres de dominio:
- (a) una empresa consolidada con una marca/nombre comercial identificable descubre que un nombre de dominio que incorpora esa marca/nombre comercial fue registrado posteriormente por un tercero (no afiliado ni patrocinado por esa empresa), o
- (b) una empresa con una marca identificable/marca con un nombre de dominio bien conocido descubre que un tercero busca aprovecharse del prestigio de la empresa mediante un nombre de dominio similar para desviar negocios hacia ese tercero de mala fe.
En cualquiera de los dos escenarios, puede ser apropiado que uno de nuestros abogados de marcas de Miami le asista en un procedimiento legal para (a) cancelar el registro del nombre de dominio por parte de dicho tercero, o (b) transferirle el nombre de dominio del tercero de modo que usted pueda controlar su uso.
Existen dos vías para buscar la reparación antes mencionada: la primera es a través de los tribunales federales, conforme a la Ley Lanham, mediante la Ley Antiocupamiento Cibernético de 1999. La segunda vía consiste en buscar una solución mediante un procedimiento de arbitraje a través de los procedimientos de ICANN.
Procedimientos de Arbitraje de ICANN
La Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN) es una organización sin fines de lucro que supervisa el sistema de registro de nombres de dominio (conocido como la Autoridad de Números Asignados de Internet, o IANA), y que también ha promulgado normas que rigen las disputas sobre nombres de dominio. Cuando una persona registra un nombre de dominio, esa persona está obligada a someterse a un arbitraje vinculante en caso de una disputa relacionada con dicho nombre de dominio, incluyendo una alegación de ciberocupamiento.
En 1999, ICANN adoptó y comenzó a implementar la Política Uniforme de Resolución de Disputas sobre Nombres de Dominio (comúnmente conocida como la “UDRP”), una política para resolver disputas sobre nombres de dominio mediante arbitraje internacional en lugar de litigios locales, lentos y costosos. La UDRP se aplica a todas las extensiones de dominio de nivel superior (TLD), incluyendo, entre otras, las siguientes:
Esta implementación fue sumamente valiosa, ya que quienes ocupan nombres de dominio de mala fe suelen estar ubicados en el extranjero o mantienen su identidad oculta, de modo que resulta imposible practicar el emplazamiento.
Una acción ante ICANN (que en esencia es una acción in rem) puede ser iniciada por cualquier persona que alegue (denominada por ICANN como el “demandante”) que:
- un nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con una marca o marca de servicio sobre la cual el demandante tiene derechos
- el titular del nombre de dominio no tiene derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio, y
- el nombre de dominio ha sido registrado y se está utilizando de mala fe.
Si se pueden establecer los tres elementos, el titular de la marca puede presentar un procedimiento ante ICANN ante ciertos foros de arbitraje reconocidos, como el Foro Nacional de Arbitraje. Si el demandante prevalece, el nombre de dominio puede ser transferido o cancelado – dependiendo de lo solicitado por el demandante.
Una desventaja de un procedimiento ante ICANN, en comparación con una demanda por ciberocupamiento como se describe más adelante, es que no se pueden obtener remedios económicos a través del sistema de arbitraje de ICANN. Dicho esto, las ventajas de obtener resultados rápidos y relativamente ágiles a menudo superan la imposibilidad de reclamar daños. Además, una vez que un procedimiento de ICANN permite la transferencia de un nombre de dominio, el titular de la marca puede posteriormente buscar una acción para recuperar honorarios en un litigio.
En resumen, el objetivo del proceso UDRP es crear un procedimiento simplificado para resolver disputas relacionadas con el registro presuntamente indebido de un nombre de dominio. Dicho esto, una parte que pierde un procedimiento de arbitraje bajo el protocolo UDRP en los Estados Unidos aún puede presentar una demanda ante un tribunal federal a través de la ACPA (que se aborda más adelante). Un punto importante es que, si el titular del nombre de dominio pierde un arbitraje UDRP (es decir, el nombre de dominio es transferido o cancelado), ese titular solo tiene diez días para presentar una demanda federal contra el presunto titular de la marca.
Nuestra Experiencia en Arbitrajes de ICANN
Hemos gestionado numerosos procedimientos de ICANN ante el Foro Nacional de Arbitraje, incluyendo la siguiente serie reciente de arbitrajes exitosos para uno de nuestros clientes nacionales:
| Nombre de Dominio en Cuestión | N.º de Caso | Parte Contraria | Resultado / Fecha de Transferencia |
|---|---|---|---|
| MethLabCleanup.Info | 1376605 | Michael Rowzee | Request Granted, Transfer of Domain name. April 10, 2011 |
| MethLabCleanupUtah.com; UtahMethLabCleanup.com | 1412301 | Utah Crime Scene Cleaners | Nov. 29, 2011 |
| TexasMethLabCleanup.com | 1443888 | Kirt Flippin d/b/a Texas Decon | June 15, 2012 |
| MethLabCleanup.co | 1456469 | Tony Branch | Sept. 12, 2012 |
Los presupuestos para este tipo de procedimientos de ICANN pueden ser fijos o, con frecuencia, semifijos, lo que le brinda cierta capacidad para prever los costos de litigio asociados con estos procedimientos para recuperar un nombre de dominio importante vinculado al nombre de su empresa o a su marca.
La Vía de la Ley Antiocupamiento Cibernético
En respuesta a una intensa presión de titulares de marcas y de personas famosas, el Congreso aprobó la Ley de Protección al Consumidor contra el Ciberocupamiento (ACPA) en noviembre de 1999. Esta ley facilitó que las personas y las empresas recuperaran nombres de dominio que fueran similares hasta el punto de crear confusión con sus nombres o marcas válidas. Sin embargo, para lograrlo deben demostrar que el titular del nombre de dominio actuó de mala fe.
La ACPA protege principalmente a las empresas contra personas que, de mala fe, registran un nombre de dominio igual o similar hasta el punto de crear confusión con una marca existente. La ley enumera los siguientes factores como elementos que un tribunal puede considerar para determinar si el nombre de dominio fue registrado de mala fe.
En resumen, la ACPA permite que el titular de una marca demande a un ciberocupante ante un tribunal federal – debido al registro indebido y no autorizado por parte de ese ciberocupante de un nombre de dominio que es similar hasta el punto de crear confusión (o que tiene probabilidad de generar confusión) con el nombre comercial, la marca, el eslogan o los distintivos relacionados del titular de la marca. Además, la ACPA permite no solo obtener la reparación de recuperar el nombre de dominio, sino que en algunos casos también permite obtener una indemnización monetaria. Para prevalecer, el titular de la marca debe probar lo siguiente ante un tribunal federal:
- que el titular del registro del nombre de dominio tuvo la intención de mala fe de lucrar con la marca
- que la marca era distintiva en el momento en que el nombre de dominio fue registrado por primera vez
- que el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con la marca, y
- que la marca califica para protección conforme a las leyes federales de marcas — es decir, que la marca es distintiva y que su titular fue el primero en usar la marca en el comercio.
Existen diversas defensas frente a una reclamación conforme a la ACPA, entre ellas: (a) que la marca no es idéntica al nombre de dominio en cuestión, (b) que la marca subyacente es genérica, descriptiva o no ha logrado adquirir un significado secundario, (c) que no hubo intención de mala fe, o (d) que el presunto ciberocupante demuestra que tuvo un motivo para registrar el nombre de dominio distinto al de revenderlo al titular de la marca con fines de lucro.
La ACPA permite una recuperación económica de hasta $100,000 por nombre de dominio, más costas y honorarios de abogados.
Cómo Podemos Ayudar
Nuestro equipo de abogados de marcas de Miami cuenta con amplia experiencia tanto en asuntos relacionados con la ACPA como en disputas de arbitraje ante ICANN. Además, podemos abordar en nuestra consulta inicial las ventajas y desventajas de diversas opciones para devolver un nombre de dominio a su legítimo titular, o bien, defenderlo frente a una reclamación de ciberocupamiento por parte de un litigante excesivamente celoso que busca ampliar indebidamente sus derechos de marca.
Cuatro opciones que analizamos con los clientes al abordar una posible disputa de nombre de dominio incluyen las siguientes:
- No hacer nada: aunque este es el curso de acción más fácil y económico, a menudo existen razones específicas por las cuales la inacción es la mejor reacción. Aunque es poco frecuente, un posible titular de un nombre de dominio puede no darse cuenta de que el registro pronto expirará. A veces es mejor no alertar al titular sobre este hecho y, en su lugar, buscar una adquisición programada del nombre de dominio. Dicho esto, la inacción en otros escenarios conlleva el riesgo de dañar la reputación y/o el prestigio de una marca, la pérdida de derechos sobre una marca valiosa y, en última instancia, recompensar las acciones de mala fe del infractor.
- Redactar y notificar una carta formal de requerimiento: dado que la inacción probablemente no sea el mejor plan, una opción inicial disponible para el titular de una marca es preparar y notificar una carta formal de requerimiento, comúnmente conocida como “carta de cese y desista.” Estas cartas de cese y desista ayudan a plantear el problema ante un titular de nombre de dominio potencialmente desprevenido y quizás poco experimentado. Dicha correspondencia aumenta su eficacia cuando se envía en el membrete de un bufete de abogados, ya que demuestra al titular del nombre de dominio que estos asuntos eran lo suficientemente importantes como para buscar el asesoramiento de un abogado. Los puntos planteados en tales cartas de cese y desista incluyen la identificación de la marca, la explicación de cómo el titular está infringiendo dicha marca mediante el uso y registro del dominio, la solicitud formal de transferencia del nombre de dominio, y la advertencia de que, si no se toman medidas, se podrá presentar una reclamación que puede incluir la imposición de daños.
- Celebrar un acuerdo de licencia con el titular del registro: en algunos casos, puede ser conveniente que el titular del nombre de dominio pague por el uso de la marca o nombre comercial implicado. Aunque una desventaja es la necesidad de vigilar el uso de la marca, esto puede permitir ciertos beneficios monetarios por el uso de su nombre valioso.
Nuestro equipo de abogados de marcas de Miami puede analizar el panorama general, examinar los méritos de una posible reclamación, evaluar las posibles defensas – y prever escenarios. También podemos ayudar a eliminar la incertidumbre en las disputas de nombres de dominio, analizar las distintas opciones de resolución y brindar a nuestros clientes las herramientas para determinar qué estrategia tiene más sentido para sus empresas y presupuestos.