Asuntos de Secretos Comerciales

En el campo de la Propiedad Intelectual, el derecho de los secretos comerciales suele quedar en un segundo plano frente al derecho de patentes. Sin embargo, la protección de secretos comerciales ofrece diversas ventajas que la protección por patente no abarca, incluyendo una protección potencialmente infinita, y a la vez requiere una inversión de capital inicial menor para asegurar derechos protegibles. A menudo, es una reclamación por apropiación indebida de secretos comerciales la que genera la mayor indemnización monetaria, en lugar de una acción por infracción de patente. A pesar de ello, los clientes potenciales suelen considerar la protección de secretos comerciales como una consideración secundaria al asesorar a los clientes.

En la era digital, la apropiación indebida de secretos comerciales se ha vuelto rampante. Con las memorias USB y las grabadoras de CD, la facilidad para diseminar grandes cantidades de información electrónica en un paquete pequeño ha creado nuevas complejidades y riesgos a la hora de proteger los derechos sobre secretos comerciales. Una lista de clientes o de precios puede salir por la puerta en el llavero de alguien, sin que nadie se entere – hasta que ya es demasiado tarde. Una vez que se pierde un secreto comercial, se pierde para siempre. En el mundo digital actual, perder los secretos comerciales propios puede ocurrir en cualquier momento, con poca advertencia, y en ocasiones sin ningún remedio, a menos que se tomen medidas proactivas.

En la protección por patente, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos evalúa una tecnología y luego otorga un derecho de monopolio limitado, que posteriormente puede hacerse valer. Una vez emitida, la patente constituye un documento público que los competidores pueden utilizar para determinar si incurren en infracción. Por el contrario, el derecho sobre secretos comerciales es lo opuesto. La información se mantiene en secreto, y sus límites se definen únicamente a través del litigio. Además, si la información constituye o no un secreto comercial se determina en la etapa de litigio, en lugar de mediante un proceso previo de revisión gubernamental.

Debido a estas características únicas, deben mantenerse medidas proactivas a lo largo de toda la vida de un secreto comercial. Con la incorporación de la automatización y la tecnología de la información, los clientes también deben adoptar protocolos que garanticen la preservación de sus derechos y que estos puedan hacerse valer posteriormente en caso de apropiación indebida. En esencia, el asesoramiento a clientes en esta era digital puede marcar la diferencia para mantener el valor y la exigibilidad de la información más preciada de su cliente. Este artículo busca describir los orígenes en el common law y la historia legislativa del derecho de los secretos comerciales. También busca ofrecer una lista general, no exhaustiva, de medidas para sugerir a los clientes que podrían ayudar a prevenir la apropiación indebida de datos electrónicos.

¿Qué Es un Secreto Comercial?

El derecho de los secretos comerciales es, en gran medida, una creación del common law. Antes de 1979, únicamente el Capítulo 757 del Restatement (Second) of Torts ofrecía orientación para definir qué es un secreto comercial y qué constituye una apropiación indebida. Sin embargo, en 1979 la Uniform Trade Secret Act (USTA) fue propuesta por la National Conference of Commissions on Uniform Laws. Al momento de redactar este artículo, 42 de los 50 estados han promulgado la USTA o una versión modificada de la misma. Existen variaciones en las promulgaciones estatales de la USTA, y estas diferencias hacen que el derecho de los secretos comerciales sea muy específico según el estado. El estatuto federal más directamente relacionado con una causa de acción federal se encuentra en la Economic Espionage Act of 1996. A continuación, se ofrece una descripción general tanto del Restatement como de la USTA.

Restatement (Second) of Torts, Capítulo 757

Conforme al Capítulo 757, una parte es responsable por el robo de un secreto comercial si esa persona divulga o utiliza, sin privilegio para hacerlo, cualquiera de los siguientes:

• la información se obtiene por medios indebidos;
• la divulgación o el uso constituyen un “incumplimiento de confidencialidad;”
• el secreto se conoce a través de un tercero, con conocimiento de que era secreto o de que fue descubierto por medios indebidos; o
• el secreto fue divulgado con conocimiento de que se trataba de un secreto, y la divulgación se realizó por error.

Una política inherente al Restatement (Second) es que existe un “privilegio de competir” con otros mediante la adopción de sus métodos, ideas o procesos comerciales de conocimiento público. Sin embargo, el desarrollo de nuevas ideas e información que otorgan una ventaja competitiva puede protegerse si se mantiene razonablemente en secreto. El Restatement se centra en prevenir actos de obtención indebida y en definir los “medios indebidos”, en lugar de identificar qué es un secreto comercial. A diferencia de la concesión federal de patentes, que se limita a un período de años, el Restatement sostiene que la protección de secretos comerciales puede ser tanto infinita como abarcar una materia más amplia que la definida en la Patent Act. Por ejemplo, un secreto comercial no necesita poseer novedad.

Conforme al Comentario B del Capítulo 757, un secreto comercial se define como “cualquier fórmula, patrón, dispositivo o compilación de información que se utiliza en el negocio propio, y que le brinda la oportunidad de obtener una ventaja sobre los competidores que no la conocen o no la utilizan.” Entre los ejemplos de secretos comerciales que ofrece el Restatement se incluyen:

• Compuestos químicos;
• Listas de clientes;
• Procesos de fabricación;
• fórmula de un material; y
• patrón de un dispositivo.

A diferencia de la USTA, adoptada posteriormente, el Restatement exige que un secreto comercial sea “utilizado” y que ya proporcione “una ventaja sobre los competidores.” Otro matiz requerido es el “uso continuo” de la información “en la operación del negocio.”

Además del uso, la materia subyacente debe ser “secreta.” La información generalmente conocida por el público o dentro de una industria específica no puede dar lugar a un derecho protegible de secreto comercial. Los factores a considerar para determinar si una información es “secreta” incluyen:

• el grado en que la información es conocida fuera del negocio;
• el grado en que es conocida por los empleados y otras personas involucradas en el negocio;
• el grado de las medidas adoptadas para resguardar el carácter secreto de la información;
• la cantidad de esfuerzo o dinero invertido en desarrollar la información; y
• la facilidad o dificultad con la que la información podría adquirirse o duplicarse legítimamente.

En pocas palabras, cualquier información que pueda obtenerse mediante “ingeniería inversa”, desarmando un producto, máquina o proceso vendido públicamente, no es lo suficientemente secreta como para gozar de protección como secreto comercial.

Uniform Trade Secret Act (UTSA)

Mucho más amplia en su definición y efecto en comparación con el Second Restatement, la USTA ofrece una visión más integral del derecho de los secretos comerciales. Conforme a la USTA, la apropiación indebida se define como

• la adquisición del secreto comercial de otro por una persona que sabe o tiene razones para saber que el secreto comercial fue adquirido por medios indebidos; o
• la divulgación o el uso del secreto comercial de otro sin consentimiento expreso o implícito por parte de una persona que:
• utilizó medios indebidos para adquirir conocimiento del secreto comercial;
• al momento de la divulgación o el uso, sabía o tenía razones para saber que su conocimiento del secreto comercial (i) derivaba de, o a través de, una persona que había utilizado medios indebidos para adquirirlo; (ii) fue adquirido bajo circunstancias que daban lugar a un deber de mantener su confidencialidad o de limitar su uso; o (iii) derivaba de, o a través de, una persona que tenía un deber frente a quien solicita la reparación de mantener su confidencialidad o de limitar su uso; o
• antes de un cambio sustancial en su posición, sabía o tenía razones para saber que se trataba de un secreto comercial y que el conocimiento del mismo había sido adquirido por accidente o error.

Aunque extensa, la definición de qué actos pueden constituir una apropiación indebida o una reclamación procesable es mucho más amplia que la que se encuentra en el Restatement.

De manera similar, la USTA ofrece una definición mucho más amplia de secreto comercial, que incluye información que no solo tiene valor para los competidores, sino también un valor potencial. La definición de la USTA establece que “un secreto comercial incluye información, incluyendo una fórmula, patrón, compilación, programa, dispositivo, método, técnica o proceso que (i) sea suficientemente secreto para derivar un valor económico, real o potencial, de no ser generalmente conocido por otros; y (ii) sea objeto de esfuerzos razonables para mantener su confidencialidad.” El término “esfuerzos razonables” ha sido objeto de mucho debate y a menudo constituye un tema central en las disputas sobre secretos comerciales.

Uno de los aspectos más valiosos de la USTA es que ofrece medidas cautelares tanto para la “apropiación indebida activa como para la amenaza de apropiación indebida.” Dicha medida cautelar no solo puede impedir el uso de un secreto comercial, sino que también puede diseñarse para exigir “actos afirmativos para proteger un secreto comercial” de su divulgación o difusión. Sin embargo, la ley uniforme incluye la salvedad de que estas medidas cautelares no duran para siempre. Mediante solicitud ante el tribunal que las emitió, pueden darse por terminadas después de un período razonable, si se demuestra que la información ya es conocida o ha sido divulgada.

Además del derecho a una medida cautelar, la USTA también incluye disposiciones relativas a daños monetarios y a la concesión de honorarios de abogados. Los daños pueden incluir tanto la pérdida real causada por la apropiación indebida como el enriquecimiento injusto derivado de la apropiación indebida que no se haya tomado en cuenta al calcular la pérdida real. Si existe apropiación indebida dolosa y maliciosa, el tribunal puede otorgar daños ejemplares por un monto que no exceda el doble de cualquier indemnización por daños. Finalmente, si (i) una reclamación de apropiación indebida se presenta de mala fe, (ii) una moción para dar por terminada una medida cautelar se presenta o se resiste de mala fe, o (iii) existe apropiación indebida dolosa y maliciosa, el tribunal puede otorgar honorarios razonables de abogados a la parte vencedora.