Guía Básica de Derecho

Una patente es una concesión otorgada por el gobierno de los Estados Unidos del derecho a excluir a terceros de fabricar, usar, vender u ofrecer en venta la invención patentada durante un tiempo limitado. Es decir, una patente le otorga a su titular la posibilidad de solicitar una medida cautelar ante el sistema de tribunales federales para impedir que un infractor fabrique, use, venda u ofrezca en venta la invención patentada durante el plazo en que la patente se encuentre vigente. También pueden concederse indemnizaciones económicas por la infracción de la patente.

Una patente no otorga a su titular el derecho irrestricto de fabricar o vender la invención patentada sin tener en cuenta a otros titulares de patentes. En otras palabras, es posible obtener una patente sobre un producto y, aun así, infringir una patente anterior cuyas reivindicaciones abarquen ampliamente dicho producto. Por ejemplo, si la patente X reivindica los elementos A, B y C, alguien podría obtener posteriormente la patente Y que reivindique A, B, C y D. Sin embargo, fabricar un producto con los elementos A, B, C y D seguiría infringiendo las reivindicaciones de la patente X (porque el producto incluye A, B y C).

Existen tres tipos de patentes: patentes de diseño, patentes de utilidad y patentes de planta. Las patentes de diseño protegen los aspectos ornamentales de un artículo manufacturado. Las patentes de utilidad protegen procesos, máquinas, artículos manufacturados o composiciones de materia que sean nuevos y útiles. Las patentes de planta protegen nuevas variedades de plantas reproducidas asexualmente. Las patentes de utilidad son adecuadas para la gran mayoría de las invenciones.

Una solicitud de patente provisional es un documento de divulgación de la invención que se presenta ante la USPTO y que le otorga al inventor una fecha de prioridad sin necesidad de cumplir con todos los requisitos formales de una solicitud de patente de utilidad. Por ejemplo, una solicitud de patente provisional no necesita incluir reivindicaciones, ni los dibujos deben cumplir con los requisitos formales de dibujo. Para recibir el beneficio de la fecha de prioridad provisional, el solicitante debe presentar una solicitud de patente de utilidad dentro del año siguiente a la presentación de la solicitud provisional y reclamar el beneficio de dicha solicitud provisional.

Si bien una solicitud provisional es un documento de divulgación informal que ofrece una forma relativamente económica de obtener rápidamente una fecha de prioridad para una invención, se debe tener cuidado al decidir si su uso es apropiado y, en tal caso, en la forma en que se prepara el documento. Aunque la solicitud provisional no necesita cumplir con todos los requisitos formales de presentación de una solicitud de utilidad, de todos modos debe permitir que una persona con conocimientos ordinarios en la materia pertinente pueda poner en práctica la invención finalmente reivindicada en la solicitud de utilidad presentada con posterioridad, para que esas reivindicaciones reciban el beneficio de la fecha de prioridad provisional. Además, la solicitud provisional pasa a formar parte permanente del expediente o “historial del archivo” de la patente final. Por ello, la divulgación de una solicitud provisional debe ser cuidadosamente revisada o preparada por un abogado de patentes, para asegurarse de que no incluya declaraciones o términos que puedan resultar problemáticos más adelante al intentar hacer valer la patente resultante ante los tribunales.

Si los resultados de la búsqueda preliminar de patentabilidad son favorables, es entonces cuando el abogado de patentes prepara la solicitud de patente de utilidad. Una vez que se completa el borrador inicial de la solicitud, se entrega al inventor para su revisión, a fin de asegurarse de que la solicitud sea técnicamente exacta y completa. Los comentarios del inventor se consideran cuidadosamente en la preparación del borrador final, el cual se presenta al inventor para su revisión antes de la presentación. La USPTO exige que cada inventor firme una Declaración al momento de presentar la solicitud ante la USPTO, reconociendo el deber de divulgar la información que conozca y que pueda considerarse relevante para el examen de la solicitud. Dicha información puede incluir dispositivos, productos, publicaciones, etc., similares a la invención y que fueran de conocimiento público antes de la invención, y también puede incluir cualquier divulgación pública, uso comercial u oferta de venta de la invención más de un año antes de la fecha de presentación de la solicitud.

Una solicitud de patente de utilidad generalmente incluye las siguientes partes: antecedentes de la invención, resumen de la invención, breve descripción de los dibujos, descripción detallada de las realizaciones preferidas, las reivindicaciones y un resumen de la divulgación (abstract). De estas, las reivindicaciones son el corazón de la solicitud, ya que definen en palabras el alcance de la invención para la cual el solicitante busca obtener del gobierno un monopolio limitado. Los antecedentes exponen el estado de la técnica pertinente y definen la necesidad que satisface la invención reivindicada. El resumen (abstract) es una síntesis muy breve de la invención reivindicada, mientras que la sección de resumen general (summary) sintetiza la invención reivindicada con mayor detalle. Los dibujos ilustran los distintos elementos de la invención mencionados en las reivindicaciones, mientras que la breve descripción de los dibujos orienta rápidamente al lector de la patente sobre lo que ilustra cada dibujo. Por último, la descripción detallada de las realizaciones preferidas es donde se describen con mayor detalle los elementos de los dibujos y se desarrollan plenamente los distintos ejemplos y realizaciones de la invención.

Una vez que se presenta una solicitud ante la USPTO, esta se asigna al área tecnológica correspondiente o “unidad técnica” (art unit) y, finalmente, a un Examinador individual que examinará la solicitud. El Examinador revisa la solicitud para asegurarse de que cumpla con las numerosas normas y requisitos de la USPTO, y también realiza una búsqueda de patentabilidad con base en las reivindicaciones incluidas en la solicitud. Inicialmente, el Examinador suele emitir un informe de Acción de Oficina (Office Action) rechazando al menos algunas de las reivindicaciones y detallando los motivos del rechazo y el estado de la técnica en el que se basa. Por lo general, se tarda más de un año (y con frecuencia de dos a tres años) en recibir la primera Acción de Oficina de la USPTO, dependiendo del atraso de solicitudes que deban examinarse en una unidad técnica en particular. Actualmente, la duración promedio de tramitación de una solicitud de patente es de 27.6 meses (Fuente: “Fiscal Year 2006 Performance Plan” disponible en www.osec.doc.gov.

Cuando se recibe una Acción de Oficina de la USPTO, su abogado de patentes (quien recibe la correspondencia de la USPTO en su nombre) estudia el rechazo allí planteado y le asesora sobre la mejor manera de proceder. Por lo general, esto implica preparar y presentar una respuesta escrita que incluya argumentos sobre por qué las reivindicaciones son patentables frente al estado de la técnica citado por el Examinador y/o enmiendas que definan con mayor claridad las reivindicaciones frente a dicho estado de la técnica. En algunos casos, la USPTO y el solicitante intercambian varias Acciones de Oficina y respuestas antes de que finalmente se conceda la patente o se abandone la solicitud.

El valor de una marca depende del grado de reconocimiento y del fondo de comercio (goodwill) que el público comprador asocie con dicha marca, es decir, los clientes potenciales de los bienes o servicios en cuestión. ¿Sus clientes reconocen la marca y la identifican con sus bienes o servicios, a diferencia de los bienes y servicios de otros?

La mejor manera de proteger una marca (es decir, la mejor manera de asegurar que el público la reconozca y le otorgue valor) es comenzar a usarla (de manera adecuada, como marca) lo antes posible en relación con ventas reales de sus bienes o servicios. Como regla general, el primero en usar la marca en una zona determinada para ciertos bienes o servicios tendrá un derecho de prioridad frente a quienes adopten posteriormente la misma marca en la misma zona para bienes o servicios similares.

El derecho de marcas es una rama del derecho de la competencia desleal. Es decir, resulta desleal que alguien haga pasar sus productos o servicios por los suyos, que se aproveche (gratuitamente) del fondo de comercio que usted invirtió tiempo y dinero en construir, o que intente disminuir el valor de su marca. Por lo tanto, las marcas pueden protegerse incluso en ausencia de registro. Sin embargo, el registro sí ofrece beneficios significativos, por lo que debe considerarse seriamente.

En ausencia de registro, su marca solo puede protegerse en el área geográfica particular en la que usted realiza negocios, y usted tiene la carga de probar la extensión de dicha área. Con el registro Federal, su área de cobertura puede extenderse a todo el país.

Además, aunque usted aún podría hacer valer derechos de competencia desleal bajo el “derecho consuetudinario (common law)”, el registro le otorgará derechos y remedios adicionales de carácter legal (estatutario) contra los infractores. Además, las marcas registradas gozan de numerosas ventajas procesales ante los tribunales. Por ejemplo, en lugar de tener que probar que usted es titular de la marca y tiene derecho a usarla, dichas cuestiones preliminares se presumirán.

Los Estados Unidos cuenta con un sistema de registro dual. Esto significa que usted puede registrar su marca ante uno o más estados, ante el Gobierno Federal, o ante ambos. Su marca es elegible para el registro en Florida tan pronto como haya vendido sus productos o anunciado sus servicios utilizando la marca en Florida. Su marca es elegible para el registro Federal después de que la marca haya sido utilizada en el comercio interestatal (transacciones comerciales dentro de uno o más Estados, entre dos Estados, o entre un Estado y un país extranjero).

Conforme a la legislación vigente de marcas de los Estados Unidos, usted puede solicitar el registro de una marca ya sea con base en el uso real en el comercio interestatal, o con base en una intención de buena fe de usar la marca en el comercio. Si la solicitud se basa en la intención de uso, el uso real debe demostrarse dentro de los 6 meses siguientes a que la marca haya sido aprobada para su registro por la Oficina de Marcas de los Estados Unidos, antes de que el registro sea efectivamente expedido, salvo que se haya obtenido una prórroga.

El registro Federal tiene una vigencia de 10 años, sucesivamente renovable a partir de la fecha de expedición del registro; el registro estatal de Florida también tiene una vigencia de 10 años renovables. El registro Federal será cancelado a menos que se presente, entre el quinto y el sexto año posteriores al registro, una declaración jurada de que usted continúa utilizando la marca (comúnmente denominada “Declaración Jurada de la Sección 8”). Junto con esta, puede presentarse una “Declaración Jurada de la Sección 15”, que afirme que la marca ha estado en uso continuo durante cinco años, sin ninguna decisión adversa ni procedimiento de impugnación pendiente, a fin de hacer que la marca sea “incontestable”, salvo por motivos muy limitados. No existe requisito de presentación de declaración jurada para los registros de Florida.

Para registrar la marca a nivel Federal, usted debe presentar una solicitud junto con las tasas de presentación establecidas, identificando al titular de la marca, los bienes o servicios para los cuales se usa o se usará la marca y, si la solicitud se basa en el uso real, la fecha del primer uso de la marca en cualquier lugar, la fecha del primer uso de la marca en el comercio interestatal, y muestras de la marca tal como se usa realmente en relación con los bienes y servicios. Estos últimos tres requisitos deben cumplirse, en el caso de las solicitudes basadas en la intención de uso, una vez que se haya realizado el uso en el comercio interestatal. El registro normalmente tarda entre 12 y 24 meses en el caso de las solicitudes basadas en el uso real. Las solicitudes basadas en la intención de uso tardarán una cantidad de tiempo variable, según la fecha en que se establezca el uso real, pero en ningún caso será más rápido que en el caso de las solicitudes basadas en el uso real.

Para registrar la marca ante el Estado de Florida, usted debe presentar una solicitud que identifique al titular de la marca, los bienes o servicios para los cuales se usa la marca, la fecha del primer uso de la marca en cualquier lugar, la fecha del primer uso de la marca en Florida, presentar especímenes (muestras) de la marca tal como se usa realmente en relación con los bienes y servicios, y pagar la tasa de presentación requerida. El registro estatal de Florida normalmente puede completarse en cuestión de varias semanas.